Resumen de Las marcas no convencionales en una visión de derecho comparado
La tesis que ahora se presenta para dar inicio al procedimiento de depósito de la Tesis doctoral elaborada por el doctorando Francesco Piva, y dirigida por la Prof. Domínguez Pérez, y su defensa ante una Comisión, ha abordado un tema esencial en el moderno Derecho de la Competencia, y, más en particular, en el marco del Derecho de la Propiedad Industrial, en concreto en el Derecho de Marcas.
Se trata de una investigación que se refiere a las denominadas Marcas no convencionales, que han surgido hace escasamente unos años y que hasta época reciente no habían sido empleadas en el mercado para distinguir productos y servicios.
Así, junto a las denominadas marcas tradicionales, a las que se refiere la normativa de Marcas vigente en España, han surgido con mucha fuerza las marcas no convencionales, que han comenzado a ser empleadas en el mercado con mucha frecuencia. Nos referimos a marcas de movimiento, hologramas, o marcas de posición, entre otras.
Pues bien, la cuestión que tales marcas no tradicionales o convencionales plantean, son varias, y no de fácil solución. Y es que, la normativa vigente hasta la fecha en materia de marcas estaba orientada exclusivamente para signos distintivos tales como palabras, grupos de palabras, símbolos, etc, que cumplieran dos requisitos: idoneidad distintiva del signo, en primer lugar, y representación gráfica, en segundo lugar.
Tales requisitos han sido configurados, tanto en la normativa nacional, como a nivel de la UE, como filtros previos para que el signo en cuestión pudiera ser objeto de registro como marca.
Sin embargo, en tiempo relativamente reciente la Ley de marcas española ha sufrido una reforma respecto de la exigencia de representación gráfica, en el sentido de que se ha flexibilizado tal exigencia, de forma que tan sólo se exige que el signo pueda ser representado de tal forma que permita determinar con precisión el objeto de la protección ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular (art. 4. b. LM).
Y es precisamente al amparo de esta circunstancia conforme a la que se abre una nueva via para plantearse la posibilidad de representar, no ya gráficamente, sino por otros medios, signos distintivos que pudieran ser registrados como marca.
Sin embargo, lo que sucede es que los medios o mecanismos habilitados en la actualidad para la representación de los signos no convencionales, no están aún plenamente desarrollados, sino que se trata de una materia en evolución y desarrollo aún. Por este motivo, encontramos ya algunos asuntos en las Oficinas de Registro, nacionales y también en el marco de la UE y EEUU, así como en otros países de Ibero América, resoluciones de las Oficinas denegando el registro por falta de representación apropiada del signo.
La investigación en relación a las marcas no convencionales no puede abordarse sin un examen previo de las cuestiones centrales del Derecho de Marcas que se consideran esenciales también al analizar las marcas no convencionales. En este sentido, el doctorando ha abordado también temas centrales del Derecho de Marcas como pueden ser los principios generales que rigen en el Derecho de Marcas, o las causas de denegación del registro del signo como marca, entre otras cuestiones. Una vez expuestos brevemente las principales ideas sobre tales temas centrales del Derecho de marcas, el doctorando analiza la posibilidad de aplicarlos estrictamente a las marcas no convencionales, o, en su caso, valorar las posibles modificaciones que su aplicación requiere en relación a las marcas no convencionales.
Pero además, el doctorando ha abordado el análisis de una temática, estrechamente vinculada con las marcas no convencionales, como es la posibilidad de registrar como marca un olor o un sabor de un producto, aspectos éstos que actualmente están vedados al registro como marca pero que han sido analizados a la luz de recientes posibilidades que pudieran, en su caso, y en un futuro, posibilitar su registro. En este sentido, se trata de acomodar el rol que las modernas tecnologías pueden desempeñar en el registro de signos como sabor y olor, como decimos, signos hasta la fecha no autorizados como marca.
Es en el marco descrito en el que el doctorando ha realizado una investigación muy profunda sobre la problemática que suponen las marcas no convencionales. Pero además, y como el propio título de la Tesis indica, se trata de una investigación que aporta la ventaja de haber sido realizada en clave de Derecho Comparado: el autor de la Tesis aborda el objeto de la investigación desde la perspectiva del Derecho español, italiano y de la UE, así como desde la perspectiva que ofrece la normativa sobre la materia en países de Ibero-América.
En particular, el autor del trabajo de investigación ha tomado como referencias especialmente importantes el Derecho de Colombia y la Comunidad Andina, analizando con detalle cómo está regulada en estos ordenamientos jurídicos la marca no convencional, lo que se completa con un análisis muy detallado de resoluciones y sentencias de tribunales de estos ordenamientos jurídicos.
El punto de partida del doctorando ha sido, una vez expuesto el objetivo de la investigación, análisis de las marcas no convencionales, un análisis de la normativa vigente, primero en el Derecho español, y seguidamente en el Derecho italiano. Prueba de ello es que el investigador aporta interesantes ejemplos (incluso con gráficos de signos distintivos) de marcas admitidas en Italia. Los mismos planteamientos han sido seguidos en relación con ordenamientos jurídicos de países de Iberoamérica, como por ejemplo con el derecho colombiano, o también con el ordenamiento jurídico de países que integran la Comunidad Andina.
Una parte importante de la investigación realizada por el doctorando se ha centrado en el derecho de EEUU en materia de marcas no convencionales, al ser en aquel ordenamiento en el que existen ya importantes precedentes de marcas no convencionales ya registradas. En este sentido, el investigador ha manejado sentencias y resoluciones del entorno de Estados Unidos para analizarlas y obtener criterios que en su caso pudieran ser aplicables en los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea.
Junto al análisis detallado de la normativa vigente en cada país y de las sentencias y resoluciones más relevantes de cada país, el doctorando ha manejado un volumen muy amplio de bibliografía especializada en derecho de marcas, bibliografía que es detallada en el resumen bibliográfico que se incorpora a la tesis. Ese vidente que el dato de ser el investigador de lengua materna italiana, ha permitido un acceso muy directo a la lectura y estudio en profundidad de fuentes bibliográficas italianas especialmente relevantes en el objeto de la investigación qué constituye la tesis doctoral. En este sentido, el investigador ha accedido a documentos originales italianos cuyos autores son considerados como doctrina muy relevante en el derecho de marcas en Italia.
Tampoco puede olvidarse el acceso directo a fuentes bibliográficas que han sido consultadas no solamente en centros de investigación italianos, sino también en la propia biblioteca central de la Uned en Madrid, donde el doctorando realizó una breve pero intensa visita de investigación en el año 2024.
Ahora se expone la estructura conforme a la que el investigador ha organizado la investigación qué constituye su tesis doctoral. En este sentido, la tesis está integrada por cuatro partes. La primera parte lleva por título Planteamientos generales sobre la marca: concepto fuentes principios y requisitos de la marca. En esta parte primera de la tesis doctoral se integran dos capítulos: el capítulo 1 se refiere a una breve exposición de los aspectos más importantes de teoría general de signos distintivos, dedicando especial interés a las fuentes del derecho de marcas así como a los principios relativos a las marcas.
El capítulo segundo abarca la consideración de la marca como categoría general de la que derivan los signos no convencionales, analizándose en este segundo capítulo cuestiones sobre el registro de la marca, la representación de la marca y la clasificación de las marcas. En este segundo capítulo también se analiza con detalle el carácter distintivo del signo como elemento esencial para poder ser registrado como marca y se realizan importantes consideraciones sobre la capacidad de diferenciación y el fenómeno de la generalización del signo, todo ello en relación a una figura de origen americano, como es el secondary meaning o fuerza distintiva sobrevenida. La parte segunda de la tesis lleva por título Hacia la marca no convencional primeros pasos de la Unión Europea y la legislación. En esta segunda parte de la Tesis, el doctorando expone los principales planteamientos que han permitido una evolución en la normativa española sobre marcas para adaptarla a los planteamientos procedentes de la Unión Europea.
Es en este marco en el que el investigador analiza también aspectos esenciales del derecho de marcas como puede ser la nulidad y caducidad del derecho de marcas, prohibición de registro de la marca por no cumplir requisitos exigidos en la ley de marcas, entre otras cuestiones.
Es también bien en esta segunda parte de la tesis en la que el doctorando analiza con gran detalle el conocido asunto Sieckmann, y la revolución que este asunto ha supuesto en materia de representación del signo. La parte tercera de la tesis lleva por título Incidencia del marketing en el desarrollo de las denominadas marcas no convencionales: experiencia en el derecho de Colombia y la comunidad Andina.
Se inicia la tercera parte de la tesis con un análisis de la influencia y el efecto que el marketing ha provocado en los signos distintivos no convencionales, realizándose un estudio detallado sobre las nuevas formas de marca desde la perspectiva psico- económica y el marketing sensorial. En esta tercera parte de la tesis, el doctorando estudia en profundidad algo que ya había avanzado anteriormente, como es la representación del signo a efectos de registro y la problemática que ello plantea. En este sentido el doctorando analiza con detalle algunas resoluciones de la Oficina de registro de Colombia de Colombia.
Es también en esta tercera parte de la tesis en la que el doctorando expone brevemente cuál es el tratamiento que las marcas no convencionales han recibido en los principales tratados internacionales. La cuarta parte de las tesis lleva por título Análisis de las denominadas marcas no convencionales en el derecho de la Unión Europea. En esta última parte de la tesis doctoral en la que el doctorando analiza ya con detalle una vez que ya ha expuesto los planteamientos generales del derecho de marcas que pueden afectar a las marcas, el análisis de las marcas no convencionales que ha considerado objeto de investigación.
En este sentido el autor analiza la marca figurativa, la marca tridimensional, la marca de posición, la marca de forma del producto, la marca sonora, la marca animada, el holograma, y la marca de color.
Finalmente el doctorando realiza unas importantes consideraciones sobre la posibilidad de que el sabor o el aroma puedan constituir una marca no convencional. En este sentido, el punto de partida es el análisis de algunas clásicas y célebres sentencias procedentes de tribunales de Estados Unidos. El autor ha incluido una parte en la tesis denominada Apéndice, donde el autor plantea una serie de cuestiones abiertas en relación a las marcas no convencionales. Toma el doctorando un punto de partida y las recientes reformas que afectan a las nuevas marcas no convencionales, para posteriormente reflexionar sobre algunas cuestiones que desde la perspectiva del investigador han quedado abiertas y que se refieren especialmente al olor color y la forma del producto.
La tesis finaliza cómo es habitual en este en un trabajo de investigación con unas Conclusiones finales. Se trata de un número importante de conclusiones finales que el investigador ha dejado incorporadas para cerrar la tesis doctoral, y en las que el investigador ha ido pasando por todos los temas que ha abordado a lo largo de su investigación para extraer las ideas más relevantes.
La investigación termina con la selección de Bibliografía, bastante extensa relativa a toda la documentación qué el investigador ha manejado para llevar a cabo la investigación que ahora se presenta.
El investigador ha incorporado también una referencia de webgrafía, referencias bibliográficas en red, y finalmente un listado de las principales sentencias y resoluciones que el investigador ha manejado para realizar la presente investigación.
Los resultados de la actividad de investigación han sido expuestos en cada capítulo al final de los distintos epígrafes que integran cada capítulo. También en las conclusiones finales que cierra la tesis doctoral se han incluido los principales resultados obtenidos en la investigación que ahora se presenta.
Es conveniente destacar que el doctorando, además del análisis de la normativa y resoluciones y sentencias de los tribunales, aporta en muchas ocasiones una opinión personal sobre la regulación existente en la materia o sobre los planteamientos asumidos por los tribunales. Ello ha contribuido a que pueda afirmarse que se trata de una tesis doctoral que, lejos de ser simplemente analítica de lo de las referencias bibliográficas o de sentencias, aporta importantes planteamientos qué pueden ser tomados en consideración en futuras investigaciones.
Las conclusiones obtenidas por el doctorando en relación al trabajo de investigación realizado sobre las marcas no convencionales se han incorporado al final de la tesis doctoral. La conclusión general que puede extraerse de la actividad de investigación realizada por el doctorando en relación a las marcas, es que pueda afirmarse que con carácter general las marcas no convencionales son ya admitidas en el ordenamiento jurídico español a raíz de las últimas reformas que se han producido en el seno del Derecho de Marcas en España.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, el doctorando concluye que queda aún mucho camino por recorrer especialmente en materia de representación del signo no convencional, lo que parece que vendrá en un futuro "de la mano" de las modernas tecnologías de los envases inteligentes, o de herramientas de sistemas de inteligencia artificial, que en muchas ocasiones pueden suponer una herramienta tecnológica decisiva para lograr la representación de los signos no convencionales.
