Resumen de La cesión en el derecho de marca
El origen de las marcas es tan remoto como el del comercio. Las marcas han estado tan presentes en el quehacer humano, como el mismo arte porque precisamente para los antiguos comerciantes marcar su obra representaba un sello artístico, más que un emblema de producción.
Las marcas constituyen bienes de naturaleza inmaterial, que junto con el nombre comercial y el rótulo de establecimiento se consideran los signos distintivos de la empresa, según los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) se define que podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signo que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de otra empresa. Las marcas y sus solicitudes, son bienes con un valor económico propio; por consiguiente, forman parte del patrimonio empresarial, por lo que pueden circular libremente y ser transmitidas a través de cualquier medio que en derecho se conozca. Esta última afirmación ha sido objeto de amplios debates doctrinales para llegar a definir la naturaleza de los derechos que posibilitan la circulación de las marcas. Sin embargo se han inclinado a favor de la libre circulación, incidiendo en esta posición los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio adoptado por la Ronda Uruguay, y el modelo utilizado en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC) No. 40/94 del Consejo de fecha 20 de diciembre de 1990.
El estudio del tema lo iniciamos a partir de las posiciones doctrinales y normativas que existen sobre las funciones de las marcas, como punto de origen para adentrarnos en la cesión de las marcas, partiendo del supuesto que las cuestiones relativas a las funciones de las marcas ha tenido una especial influencia en el régimen jurídico de su transmisión, esta afirmación condiciona que la doctrina de las funciones de la marca y el estudio de la cesión siempre hayan ido de la mano.
Para tales fines abordaremos detalladamente todo lo referido a las funciones de las marcas: la función distintiva, la función de indicación de calidad, la función atractiva de la marca y la publicitaria.
La función distintiva, como función jurídica de las marcas, ha sido generalmente reconocida por todos los ordenamientos legales, estableciéndose un estrecho vínculo entre la ella y el requisito referido a la aptitud distintiva que debe poseer el signo para que pueda considerarse marca. La marca ha dejado de ser el signo distintivo de la empresa y se ha convertido de manera clara y exclusiva en el signo distintivo de los productos y servicios. La doctrina y los diferentes ordenamientos legales la reconocen como tal, quedando reservada la identificación de la empresa a otras modalidades de signos distintivos, principalmente al nombre comercial. La función distintiva de la marca permite indicarles a los consumidores que los productos o servicios proceden de una fuente común.
La función de indicación de calidad, mediante esta función, las marcas indican que los productos o servicios poseen una determinada calidad, que les permite a los consumidores la satisfacción de sus necesidades mediante su adquisición. Esta función no se protege jurídicamente; el titular de la marca es quien decide con libertad el nivel de calidad que tendrán sus productos y servicios, pudiendo modificarlo en cualquier momento, sin que por ello incurra en el riesgo de perder sus derechos o tenga que responder frente a los consumidores que no han encontrado la calidad esperada en los productos o servicios. Es precisamente el titular de la marca el más interesado en mantener o mejorar los indicadores de calidad, para garantizar la permanencia de la posición que adquirido en el mercado.
La función atractiva de la marca está asociada, esencialmente, a su peculiar capacidad para convertirse en un elemento susceptible de atraer por sí mismo la atención de los consumidores y, consecuentemente, concentrar la demanda de estos últimos sobre los productos y servicios que la ostentan. La articulación de tales efectos de la marca bajo la consideración de una verdadera función económica, si bien no ha tenido, por su irrebatibilidad, mayores dificultades, ha encontrado, no obstante, gran reticencia en la doctrina a que se le atribuya similar connotación en el plano legal, aunque vale señalar que esta oposición no se ha presentado por igual en los dos grandes sistemas de derecho, en el derecho estadounidense y en el derecho continental.
Con relación a la función publicitaria de la marca, nos referiremos a las polémicas más cercanas en el tiempo sobre la conversión de la marca en un medio de atracción de los consumidores, capaz por sí misma de influir activamente en la elección de determinados productos o servicios, y su correspondiente trascendencia para el derecho, al hacer referencia a las potencialidades de la marca como medio de atracción; ello se asocia fundamentalmente a su empleo publicitario, hablándose entonces del desempeño por la marca de una función de tal naturaleza.
El análisis de la cesión de la marca, lo desarrollaremos desde óptica de los diferentes sistemas doctrinales y normativos que tradicionalmente se conocen, referidos a la circulación de los derechos sobre las marcas, a saber: la cesión conjunta de la marca y la empresa, la cesión libre de la marca que quiere decir con independencia de la empresa a la cual pertenece y el sistema intermedio de cesión.
El Capítulo tercero se refiere a la transmisión de la marca mediante contrato de cesión. En el mismo analizaremos los elementos fundamentales del contrato, tales como los personales, que comprende la capacidad, el consentimiento y las obligaciones de las partes. Los elementos reales que incluye el objeto y el precio, el elemento causal y formal. Por último desarrollaremos todo lo referido al régimen de derecho aplicable a los contratos internacionales de cesión de marca.
La cesión de la marca en el ordenamiento jurídico internacional, será analizada a través del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, específicamente mediante su artículoquarter, que da la posibilidad a los países miembros para considerar invalida la cesión de una marca sin la parte de la empresa que la usa, cuando el uso de tal marca por el cesionario pudiese inducir al público en error, en particular en lo relativo a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Y los Acuerdos sobre los ADPIC, que reguló que los Miembros podrán establecer las condiciones para la cesión de las marcas de fábricas o de comercio, se determinan dos límites a esta facultad: no se permite las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio, y el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá el derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.
La cesión de la Marca Comunitaria, será abordada desde la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, de aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) hasta el Reglamento sobre la Marca Comunitaria No. 40/94 del Consejo de fecha 20 de diciembre de 1993, con el correspondiente procedimiento de registro ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
Tomando como punto de partida las disposiciones del Arreglo de Madrid referido al Registro Internacional de Marcas, desarrollaremos la cesión de las marcas internacionales. Profundizaremos sobre la posibilidad de que las marcas internacionales pueden ser objeto de transmisión plenas, totales, de cesión limitada y parcial.
Por último abordaremos la cesión de las marcas en Cuba, enfocada desde las principales características de la economía cubana y sus actuales cambios. La regulación vigente el Decreto - Ley No. 203 sobre las Marcas y otros signos distintivos de 24 de diciembre de 1999. Específicamente profundizaremos sobre las principales omisiones con relación a la cesión y sus antecedentes legislativos y finalizaremos con el análisis de la problemática internacional más representativa de las marcas cubanas, en lo fundamental sobre la marca Havana Club y las marcas de Habanos.
