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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología |
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LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES (*)
Enrique Bacigalupo Zapater
Catedrático de Derecho penal Magistrado del Tribunal Supremo
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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología |
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LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES (*)
Enrique Bacigalupo Zapater
Catedrático de Derecho penal Magistrado del Tribunal Supremo
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SUMARIO:
II. La estructura de los tipos penales y su relación con los derechos protegidos
IV. Los modelos legislativos de los delitos contra las marcas del art. 274 CP
V. Los problemas dogmáticos del art. 274 CP
VI. Las acciones individualmente consideradas
a) Usurpación por reproducción
d) ¿Usurpación por sustitución de producto?
VIII. Problemas comunes a los tipos de los arts. 273 y 274 CP
a)
El criterio para enjuiciar el “peligro de confusión”
b) El conocimiento del
registr
La
cuestión de la protección penal de los derechos industriales e intelectuales, que constituyen
la materia de los arts. 270 y stes. CP no ha formado parte, por lo general, del
conjunto de tipos penales que han sido agrupados por la teoría dentro de
concepto de derecho penal económico. Probablemente la razón de esta exclusión
sea el reflejo de que el modelo del derecho penal económico que se ha impuesto
entre nosotros proviene de la ciencia penal alemana, que refleja a su vez una práctica
en la que la aplicación del derecho penal en esta materia ha ido cediendo
espacio a la resolución del conflicto por medio del derecho privado. No
obstante algún autor, como Bajo Fernández,
ha incluido en el perímetro del derecho penal económico la protección de la
competencia y en este sector a la protección penal de las marcas. Pero su
posición es aislada.
De
todos modos, si el concepto de derecho penal económico debe ser la reflexión
sobre una determinada práctica de la aplicación del derecho penal, habrá que
tener en cuenta que en España existe un permanente reclamo de utilización del
derecho penal en la protección penal de las patentes y de las marcas, así como
de los derechos intelectuales, que tienen una problemática muy similar. Por lo
tanto, si en el derecho penal económico se agrupan todos los tipos penales que
tienen por objeto de protección bienes jurídicos del orden económico y, en
particular, relacionados con la actividad empresarial, es evidente que las
cuestiones que plantean estos delitos se deben incluir en el concepto de derecho
penal económico o, por lo menos, en el derecho
penal empresarial, según una terminología que tiende a imponerse en la
dogmática italiana moderna y en autores españoles. Por lo general, los
derechos que protegen los arts. 270 y stes. CP tienen por titular a una empresa,
aunque en algunos casos puedan pertenecer a personas individuales. La inclusión
de un tipo penal en el catálogo de los delitos económicos puede tener diversas
consecuencias, que van desde la posibilidad de introducirlos en la competencia
de una judicatura especializada, como la que existe en algunos países, hasta la
posibilidad de establecer normas especiales en materia de error, postulada por
parte de la doctrina.
La
cuestión de la criminalización de estas ilicitudes, sin embargo, no está
fuera de toda duda. Mientras en los países desarrollados estos derechos son
considerados como un elemento básico para el desarrollo técnico, en los países
en vía de desarrollo, por el contrario, la protección de las patentes y las
marcas es percibida como un obstáculo para el desarrollo y como la expresión
de una fuerte monopolización de la economía, vinculada a los altos costos de
la transferencia de tecnología. De aquí se deriva, principalmente en los países
tecnológicamente dependientes, una actitud reticente respecto de la utilización
del derecho penal en un ámbito, en el que no faltan quienes tienen la convicción
de que los derechos que genera la propiedad industrial no merecerían una
protección tan fuerte como la que dispensa el derecho penal.
Aunque
en España no existe una discusión en la que se ponga en duda el merecimiento
de protección de estos derechos, la criminalización de las infracciones del
mundo de la empresa y los negocios genera siempre un debate sobre la
subsidiariedad del derecho penal, en este caso, sobre todo, en el campo de las
patentes y las marcas. No es superfluo, por lo tanto, comenzar el tratamiento de
los delitos regulados por los arts. 270 y stes. con una reflexión relativa a la
necesidad de la penalización de la defensa de la propiedad industrial. Para
ello se requiere esclarecer, ante todo, el contexto criminológico en el que se
desarrollan las discusiones sobre esta materia. En realidad, la problemática
que los titulares de patentes y marcas tienen en vista puede ser considerada una
verdadera problemática criminal. En efecto, la imagen del hecho a partir de la
cual se reclama una intervención del derecho penal es la de grupos
clandestinos, más o menos organizados, que usurpan el uso de una patente o de
una marca registrada, ofreciendo los productos falsificados fuera de los lugares
habituales de venta de los mismos (en la vía pública o locales
transitoriamente ocupados, eludiendo el pago de tasas y contribuciones, etc.).
Esta imagen contrasta abiertamente con la que es más propia del derecho
industrial, en la cual dos empresas, correctamente establecidas discuten sobre
si los signos distintivos utilizados para productos semejantes son o no
suficientemente diferenciados o si la técnica de producción utilizada es
verdaderamente diversa de la amparada por la patente de uno de los productores.
En esta última especie de casos, se trata de pretensiones defendidas por
sujetos del derecho mercantil que actúan dentro de los márgenes de un
ejercicio legal del comercio, es decir dentro del orden social y por lo tanto de
una manera socialmente adecuada. La
aplicación del derecho penal en estos supuestos parece verdaderamente exagerada
y por ello la primacía de las soluciones del derecho privado parece ser aquí
la más aconsejable.
De
todos modos no parece estar fuera de toda duda que todos los casos criminalmente
relevantes deban ser tratados como conflictos específicos del derecho penal.
Cabría pensar en un enfoque de estos supuestos a través de la exclusiva protección del consumidor, es decir a través del tipo
penal de la estafa (probablemente, por regla, de la forma atenuada de la falta
de estafa del art. 623.4 CP). Esta es la tendencia que se percibe sobre todo en
muchas sentencias de las Audiencias Provinciales, en las que la imprecisión y
generalidad de la descripción de la materia de la prohibición en el derecho
anterior a 1995 permitió que la práctica concibiera el tipo penal
correspondiente como una forma del tipo de la estafa, es decir: apoyando la
interpretación en el engaño y el daño patrimonial causado al consumidor, en
lugar de dar significación hermenéutica a la usurpación de la marca como tal.
La
práctica, a la que acabamos de hacer referencia, puede ser criticada, con razón,
desde el punto de vista de su corrección interpretativa, pero no deja de tener
un apoyo político criminal razonable. ¿No sería preferible en estos casos
perseguir penalmente sólo la estafa al comprador? En ese caso: ¿no sería
conveniente configurar los casos especialmente leves de estafa mediante una técnica
menos primitiva que la de fijar un límite cuantitativo del daño?. De cualquier
manera, lo cierto es que en la práctica de los Tribunales que estamos
comentando no se justifica la subordinación de la protección de la marca a la
comprobación de los elementos de la estafa, pues de esa manera queda sin
protección el derecho de exclusividad del titular de la marca. En realidad,
desde la perspectiva del derecho penal, lo más correcto sería admitir la
posibilidad de concurrencia de las dos lesiones patrimoniales que el hecho
exterioriza y pensar en la posibilidad de un concurso real entre la estafa (al
consumidor) y la usurpación de la marca o la patente (que perjudica al titular
de la misma).
La
protección penal de los derechos que se derivan de las marcas y las patentes
está directamente relacionada y justificada, en general, por la existencia de
un considerable esfuerzo de los titulares en la investigación y el
perfeccionamiento de las técnicas de producción, así como en la creación
literaria, artística, etc. que está detrás de un determinado producto o de
una obra de éste. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular
importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es
comprensible la protección del derecho de exclusividad. El problema de
contenido criminal de la usurpación de tal derecho es consecuencia de las
mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección clásica del
derecho de propiedad, tipos penales como el hurto o el robo.
La reforma penal de 1995 procedió, en éste como en
otros campos, sin el cuidado necesario y tuvo muy poco en cuenta la discusión
político criminal. Probablemente se deba pensar en recuperar esa discusión con
miras a una futura reforma que aclare definitivamente los problemas que aun hoy,
luego de un indudable perfeccionamiento de los textos legales, existe.
II. La estructura de los tipos penales y su relación con los derechos protegidos
El derecho penal clásico protegió
la propiedad en el sentido tradicional de los derechos reales, es decir sobre
cosas. Los tipos básicos de esta protección fueron el hurto
y
el robo,
respecto de las cosas muebles, y la usurpación, para los inmuebles. Los derechos sobre aspectos
inmateriales como los que confiere una patente de invención o el registro de
una marca, tenían en común con el derecho de propiedad la posibilidad de
oposición erga
omnes, pero carecían del substrato material de la propiedad
tradicional y no eran perpetuos, sino temporales. Una clarificación de la
naturaleza de estos derechos es de especial importancia para determinar el
objeto de protección de los tipos penales de este capítulo del título XIII,
del Lº segundo del Código Penal.
En
la doctrina se han sostenido distintos puntos de vista. Por un lado se ha
defendido la teoría
de la propiedad industrial, a la que se agrega la propiedad espiritual
como derecho de autor. Por otra parte se ha postulado la teoría
del
derecho de la
personalidad o individual, que se apoya en la protección de la propia persona y su
actividad. Finalmente se sostiene también la teoría del derecho de bienes inmateriales,
que considera estos derechos sobre objetos incorporales como paralelos a los
derecho reales. En la actualidad, sin embargo, se subraya -especialmente en la
doctrina alemana- la relación directa de estos derechos con la protección
contra la competencia
desleal, un punto de vista que resulta especialmente adecuado a la
sistematización de estos tipos penales realizada en el Código vigente. También
en Francia se tiende a imponer este criterio a través de la protección del “derecho
a la clientela”,
que se caracterizan por la exclusividad y el monopolio y que no se identifican
con los derechos reales. Dentro de estos derechos de clientela se distingue una
categoría especial en la que se agrupan los derechos provenientes de la creación
intelectual, como las patentes de invención y los modelos de utilidad.
La
idea de la competencia desleal y la del derecho de clientela tienen muchos
puntos en común. Ambos conceptos permiten una definición adecuada del bien jurídico
protegido por los tipos penales de los arts. 270 a 277 CP. La lealtad en la
competencia es un elemento esencial del funcionamiento del mercado y el derecho
a la clientela es, en realidad, una consecuencia de esa forma de competencia. En
todos los casos se protegen intereses que se basan en la exclusividad del uso de
ciertos caracteres distintivos o en la exclusividad del uso industrial de una
creación intelectual. En este sentido, los derechos industriales y de propiedad
intelectual tienen, como consecuencia de su oponibilidad erga
omnes,
una analogía con el derecho real de la propiedad, aunque un objeto inmaterial,
no susceptible de apropiación en el sentido del art. 333 Cód. Civil, sino sólo
de uso.
De
todo ello es posible deducir que los delitos de los arts. 270 y stes. protegen
contra las acciones que niegan el derecho de exclusividad del uso de ciertas
creaciones intelectuales y signos distintivos y que expresan una forma de
competencia desleal.
La dogmática de estos delitos se
caracteriza por la necesidad de establecer los criterios que permitan garantizar
los derechos de exclusividad que generan las patentes y las marcas registradas.
Estos criterios tienen la finalidad de establecer la identidad
o fuerte
similitud
de las marcas, los productos o los procedimientos protegidos que ponen de
manifiesto la existencia de un uso antijurídico de la marca o la fabricación
del producto patentado o la utilización contraria a derecho del procedimiento
de producción protegido.
Estos criterios no han sido objeto
de una investigación sistemática en el ámbito del derecho penal. Sin embargo,
han merecido un desarrollo discursivo de mayor entidad en el derecho privado. Se
trata de criterios del derecho privado que se deben profundizar y, en su caso,
adaptar a los tipos penales de los arts. 270 y stes. CP., pues la problemática
es la misma: establecer el grado de similitud que -de
acuerdo con la finalidad de la ley- determina el peligro de confusión que
lesiona el derecho de los titulares de las marcas o patentes a una concurrencia
leal en el mercado.
Como
en el caso de las marcas, en materia de patentes y modelos de utilidad el texto
del art. 273 CP. está fuertemente influido por el art. 613-3 del Código de la
Propiedad Intelectual francés. Pero, las infracciones previstas en este artículo
sólo dan lugar a las acciones civiles reguladas en el art. 615.1 del mismo Código.
Asimismo se percibe que también en esta materia las legislaciones francesa y
alemana (PatG, de 16-12-1980, § 142) y de modelos de utilidad (Gebr MG, de
28-8-1986, § 25) han ejercido una influencia decisiva.
El
art. 273 CP. contiene tipos penales principales, que reproducen prácticamente
el modelo del § 142 del PatG alemán. El contenido de estos tipos tiene un
denominador común: constituyen en todos los casos acciones que vulneran el
derecho de exclusividad conferidos por veinte años en los términos de los arts.
49 y 50 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo. Estos tipos particulares pueden ser
clasificados en principales y complementarios.
Son
tipos principales:
a)
La fabricación de objetos
amparados por una patente o un modelo de utilidad
b)
La utilización de un
procedimiento amparado por una patente.
Estos
tipos principales se complementan con otros dos:
c)
La importación, posesión,
utilización, ofrecimiento o introducción
en el comercio de objetos amparados por una patente y fabricados sin
consentimiento del titular (en relación al tipo a)).
d)
La posesión, la utilización, el ofrecimiento,
la introducción en el comercio de
productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado (en relación al
tipo b)).
Los
tipos complementarios tienen una función práctica: resolver en el campo del
derecho sustantivo los problemas de prueba que se podrían presentar respecto de
la fabricación de objetos o la utilización de procedimientos. Cuando sea
posible probar la posesión de productos que han sido fabricados sin autorización
o mediante la utilización no autorizada de procedimientos amparados, ya no será
necesaria la prueba de la fabricación o de la utilización.
La
aplicación de estos tipos penales requiere en la práctica dos comprobaciones:
*
La referente a si el objeto o el procedimiento están protegidos;
*
La comparación
del objeto
protegido con
el objeto
fabricado sin
autorización y del procedimiento protegido con el utilizado.
a)
La primera cuestión requiere identificar si el objeto o el procedimiento cuya
protección se reclama está amparado por haber sido registrado.
b)
La segunda cuestión es más compleja. Se refiere a los criterios para
determinar si el producto fabricado o el procedimiento utilizado son los que
tienen el amparo de exclusividad de la patente. Es decir, se trata de si el
producto puesto en el comercio tiene la posibilidad de generar
confusión en el público respecto de la identificación del producto.
Estos
criterios no han sido sistematizados en reglas operativas en la práctica por la
doctrina penal española. Por el contrario en Francia han sido objeto de
sistematización en una serie de reglas (ver Chavanne/Brust,
citado en la bibliografía, a quien nos remitimos en lo que sigue), que pueden
ser utilizados en la aplicación del art. 273 CP., no sin una reflexión crítica
sobre ellas. La cuestión tiene la mayor trascendencia práctica, pues orienta
la decisión sobre la usurpación de una patente.
*
La reproducción servil determina la
realización del tipo. La jurisprudencia francesa ha considerado que no sólo la
reproducción idéntica se debe considerar servil. También se incluyen a este
concepto las “simples variantes de
ejecución”. Por simples variantes de ejecución hay que entender aquéllas
que no comportan ninguna modificación esencial del producto o del
procedimiento.
En
este sentido el criterio elaborado por la jurisprudencia para determinar si ha
existido fabricación del producto o utilización del procedimiento protegidos
se relaciona con la relación que debe existir entre las similitudes
y las diferencias. Doctrina y
jurisprudencia estiman que -como en las marcas- lo decisivo son las similitudes,
no las diferencias. Así formulado el criterio no permite todavía resolver los
problemas. Lo verdaderamente decisivo, en realidad, es la importancia de las similitudes y, correlativamente, la poca
importancia de las diferencias. Sin una ponderación de similitudes y
diferencias la regla no es idónea como criterio dogmático.
La
propia jurisprudencia francesa que se cita como ejemplo (Cour de Paris,
20-6-1969; Cour de Grenoble, 24-2-1969) aplica esta regla refiriendo en todos
los casos al carácter “fundamental de la similitud y aparente de las
diferencias” o a la insignificancia de la diferencia de aspecto de los
aparatos, cuando han sido reproducidos los elementos esenciales del protegido
por la patente.
También
la doctrina ha formulado esta regla adjetivando las similitudes y las
diferencias, pues ha subrayado que si las primeras son esenciales,
poco importan las segundas si son meramente secundarias.
Por
lo tanto, la regla orientadora de la decisión respecto de la comparación de
los objetos protegidos se debería formular de una manera más clara: es
necesario establecer similitudes y diferencias; las similitudes esenciales son
suficientes para determinar la reproducción aunque existan diferencias que no
afectan a lo esencial. Por lo tanto, se habrá realizado el tipo penal del
art. 273 CP. cuando el objeto fabricado o el procedimiento utilizado sean
esencialmente coincidentes, sin perjuicio de variantes de ejecución meramente
secundarias.
*
El criterio de los equivalentes sirve
para determinar la coincidencia entre el objeto fabricado o el procedimiento
utilizado a los efectos de la tipicidad, cuando “un elemento estructural de la
invención resulta reemplazado por otro elemento diferente que asegura la misma
función para obtener un resultado similar, aunque no necesariamente idéntico”.
En otras formulaciones se requiere la identidad de resultados. La jurisprudencia
parece inclinarse por considerar suficiente que los resultados sean
“parecidos” o “similares” (Cour de Paris, 26-10-1982; Cassation com.
15-7-1987). En estos casos se habla de usurpación “por equivalencia”.
En
verdad, es dudoso que este criterio de la equivalencia tenga auténtica autonomía
conceptual; más bien parece ser un caso particular de la ponderación de
similitudes y diferencias. Así considerado sirve para evaluar la importancia de
la diferencia: si la diferencia consiste en el reemplazo de un elemento
estructural del objeto o del procedimiento, por otro elemento que cumple la
misma función y permite llegar al mismo resultado o a uno muy parecido, habrá
identidad entre el procedimiento o el objeto patentado y los imitados.
*
La cuestión de la combinación de
elementos patentados. Es posible que un nuevo objeto o un nuevo
procedimiento sean el resultado de una combinación de diversos elementos
parciales que, por sí mismos, sean ya objeto de una patente. En estos casos, se
entiende que la infracción del derecho de exclusividad debe ser comprobado
separadamente para cada elemento.
*
Diferencias entre protección del producto y
protección del procedimiento. No existe
infracción del derecho de exclusividad de la patente cuando con el nuevo
procedimiento se logra el mismo resultado:
los resultados no son objeto de la patente del procedimiento.
*
Sin embargo, cuando el producto como tal
es lo protegido, la cuestión será diversa: no importan las variedades del
procedimiento para su obtención.
Estas
dos últimas reglas son básicas para distinguir los casos de adecuación al
tipo del art. 273.1 y al del art. 273.2 CP.
*
¿Es suficiente la usurpación parcial para la realización del tipo?. Piénsese
en una invención patentada que se refiere a varios elementos; si alguien
produce o utiliza sólo uno de esos elementos ¿realiza alguno de los tipos
penales del art. 273 CP.?. La cuestión no tiene fácil respuesta desde el punto
de vista penal. En todo caso es de suponer que cabe discutir si entre el
criterio aplicable a los aspectos mercantiles y administrativos (sobre todo a la
oposición al registro de una patente) y el aspecto penal del hecho pueden o
deben existir diferencias. Si toda
infracción del derecho de exclusividad debe ser punible penalmente, es decir,
si el tipo penal puede ser definido como una infracción del derecho de
exclusividad del titular y éste se extiende a los aspectos parciales de la
patente, se podrá admitir que una reproducción o una utilización parciales
pueden dar lugar a la realización del tipo. Hoy por hoy, sin embargo, esta
solución puede ser discutible.
* Problemas
especiales de la patente de medicamentos. En la doctrina se discute el
alcance de las patentes referidas a medicamentos. Se trata de si la patente del
medicamento cubre todas las utilizaciones del mismo, sean o no conocidas en el
momento del otorgamiento de la patente, o si, por el contrario la patente sólo
cubre aquellas aplicaciones que han sido descritas en la solicitud de la
patente. Es evidente que, aplicando el primer concepto, toda utilización terapéutica
novedosa del medicamento, sería típica a los efectos del art. 273 CP. Pero, no
es posible dejar de considerar que una protección tan extendida tendría sin
duda efectos negativos sobre el progreso de las investigaciones médicas y
otorgaría al titular de la patente, en la práctica, un derecho de no
desarrollar las propiedades terapéuticas del producto. Tal resultado es
incompatible con la finalidad del derecho penal. Desarrollar un medicamento para
nuevas aplicaciones terapéuticas no podría ser en ningún caso un hecho
criminal.
El legislador de 1995 tuvo en cuenta, al parecer, dos modelos
legislativos europeos. El del derecho francés y el del derecho alemán. Ambos
son plenamente concordantes con la Directiva CEE 89/104, de 21-12-88, y con el
Reglamento CEE 40/94, de 23-12-93. Tanto el derecho alemán como el francés
regulan la materia penal del derecho de marcas en la legislación especial
dedicada a las mismas, es decir, fuera de los respectivos Códigos Penales.
1.
En Francia el tipo básico se
encuentra en el art. 716-9 del Código de
la Propiedad Intelectual, que
guarda una cierta similitud con el art. 274.1 CP. Se trata de una expresión
clara de la técnica legislativa francesa, en la que se mencionan hasta siete
verbos diversos para caracterizar el comportamiento prohibido. Esta técnica se
ajusta a una práctica judicial notablemente apegada a las palabras de la ley y
apoyada en concepciones interpretativas del derecho (y probablemente también
del idioma) poco desarrolladas. Lamentablemente el legislador español no ha
tenido en cuenta que por esas razones era preferible haber recurrido en este
aspecto al derecho alemán, al que nuestra jurisprudencia es claramente más
cercana.
El
art. 716-9 prevé la pena de hasta dos años de prisión y multa de hasta un
millón de francos para el que reproduzca,
imite, utilice, suprima, fije o modifique una marca, una marca colectiva o una
marca de certificación, en violación de los derechos conferidos por el
registro y las prohibiciones que de ellos se derivan. Asimismo se sanciona
con dichas penas al que importe, bajo
cualquier régimen aduanero, o exporte mercancías presentadas con una marca
falsificada.
La
sanción penal se extiende al momento precedente a la ejecución de tales
acciones mediante una figura especial de receptación
presunta (recel) contenida en el
art. 716-10 CPI similar también, en parte, a la prevista en el art. 274.2 CP.
En su primera alternativa típica el art. 716-10 CPI se refiere a la tenencia sin motivo legítimo y
a sabiendas de productos revestidos de una marca falsa o que a
sabiendas haya vendido o haya puesto a la venta o haya prestado u ofertado
prestar productos o servicios bajo una marca falsa. La segunda alternativa típica,
tiene una nula vinculación con la receptación presunta, pues se refiere a la sustitución
de productos o servicios. Esta variante del tipo penal pone bajo pena la
acción del que, a sabiendas, haya servido
un producto o prestado un servicio distinto del que le haya sido solicitado bajo
una marca registrada.
De
acuerdo con el art. 716-11-2 las personas
jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsable en las condiciones
que establece el art. 121-2 del Código penal. Asimismo, las penas pueden ser
elevadas al doble en caso de reincidencia o
cuando el autor esté vinculado contractualmente con la parte damnificada.
2.
El derecho alemán es el otro
modelo al que queremos hacer referencia. En Alemania existe también una Ley de
marcas de mercancías (WZG), cuyo § 24 establece de una manera más precisa que
la ley francesa la conducta punible, que describe como la utilización en forma antijurídica de una marca protegida, el nombre o
la firma de otro en el tráfico comercial de mercancías, en el envoltorio o
envase de la misma así como en anuncios, listas de precios, cartas comerciales,
recomendaciones, facturas u objetos similares o que antijurídicamente las ponga
a la venta o las introduzca en el tráfico con una marca protegida. La pena
que se prevé es de privación de libertad de hasta seis meses o multa de hasta
180 días-multa si el hecho es doloso.
Como
se ve, la definición de la acción típica
es más precisa pues hace directa referencia la utilización ilegal de la marca,
que es lo que verdaderamente importa. En el texto se distinguen dos modalidades:
poner en el tráfico comercial o la identificación de un objeto con la marca
ajena. Por otra parte, además de la marca protegida se incluye el nombre y la
firma.
El
§ 25 de la WZG protege también la presentación
del producto. Mediante esta disposición se incrimina al que presente
antijurídicamente en el tráfico comercial mercancías o su envase o envoltorio
o anuncios, lista de precios, cartas comerciales, recomendaciones, facturas u
objetos similares, de tal forma que parezcan distintivos de mercancías iguales
o de igual especie, o el que antijurídicamente ponga en el comercio o a la
venta mercancías de marca protegida. Si el hecho es doloso la consecuencia
jurídica es la misma que la prevista en el § 24.
El
§ 26 WZG prevé la protección de las denominaciones de origen.
Los
comentaristas de la ley apuntan que los procedimientos penales son raros,
comparados con las demandas civiles. Las disposiciones penales de la ley, por
otra parte, tienden a la privatización del conflicto pues establecen como
condición de procedibilidad la acusación
privada.
V. Los problemas dogmáticos del art. 274 CP
Como
ya hemos señalado el texto vigente del art. 274 CP ha sido redactado con apoyo
en el modelo francés. Por esta razón su técnica es similar. El legislador ha
introducido diversos verbos que, en realidad, tienen un denominador común con
relación al cual deben ser interpretados: se trata de acciones
que implican la utilización no autorizada de una marca registrada idéntica o
de tal manera similar que pueda generar confusión en el público. Este
denominador común es particularmente significativo, dado que el legislador no
ha sido consecuente con la técnica francesa, que agota la descripción de la
conducta prohibida en los verbos que enumera. En efecto: las acciones enumeradas
no son todas las que el legislador quiere prohibir, dado que luego de hacer
referencia a la reproducción, imitación, modificación, agrega en el texto del
art. 274.1 las expresiones “ o de
cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél”.
Es claro que la redacción es torturante. Por lo tanto, parece plausible
distinguir dos clases de acciones: las que no requieren uso y las que implican
uso de la marca imitada, reproducida o modificada. En todo caso, siempre la
imitación, la reproducción o la modificación deben tener aptitud para generar
confusión en el público.
Una
vez establecido lo anterior cabe preguntarse por el objeto de la acción y, con relación a él, si el art. 274 sólo
protege a las marcas registradas y si, consecuentemente, excluye de su protección
a las marcas notorias (art. 3.2 Ley
32/88). La STS 773/98 entendió que las marcas notorias no
están protegidas por el tipo penal contenido en el art. 274 CP, pues para éstas
la Ley de marcas sólo otorga una acción a los sectores interesados “para
reclamar la anulación del registro de una marca idéntica o similar”. Sin
embargo, dicha sentencia sostiene que ello no significa que la usurpación de
una marca notoria sea impune, sino que su punibilidad resultará del delito de
estafa (art. 248 CP), toda vez que el uso de la marca notoria constituirá, por
regla, un instrumento del engaño propio de la estafa. En estos casos, se deduce
de la sentencia comentada, se protege penalmente sólo al consumidor, pero no al
titular de la acción que permite lograr la anulación de la inscripción de una
marca idéntica o similar en el registro. El caso enjuiciado en la sentencia
comentada del Tribunal Supremo era el de quienes utilizaban “vitolas de
habanos Montecristo” en productos que no provenían de la mencionada firma. En
el proceso correspondiente no se había probado si la marca estaba o no
registrada, por lo que el Tribunal sólo la pudo considerar como una marca
notoria.
Por
otra parte, el art. 275 CP extiende la protección a la utilización indebida de
una denominación de origen o una
indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente
protegida. En estos casos el fundamento de la protección de la exclusividad no
proviene de la inscripción registral, sino de la ley misma que la establezca.
VI. Las acciones individualmente consideradas
Las
acciones que sanciona el código penal en el art. 274 tienen en común su
aptitud lesiva del derecho a la
exclusividad que otorga el art. 34 de la Ley de marcas (L. 17/2001). El
texto del art. 274.2 CP, es en este sentido particularmente esclarecedor.
En
el estudio de las acciones individuales será de gran utilidad tener en cuenta
la jurisprudencia que sobre éstas ha elaborado la jurisprudencia francesa y los
conceptos que ésta ha tenido y tiene en cuenta en la aplicación de las normas
correspondientes. Desde esta perspectiva debemos distinguir la usurpación de la
marca por reproducción, por imitación, por uso y por sustitución de productos
o servicios.
a) Usurpación por reproducción
La
reproducción puede tener varias modalidades.
Se puede dar como reproducción del nombre
comercial, de un emblema o de la publicidad.
En todos los casos lo que se debe comparar es la marca, o dicho de otra
manera, no se deben compara los productos. Los productos pueden ser los mismos,
pero no pueden llevar la misma marca. Por regla general la reproducción será
difícilmente distinguible de la modificación. La reproducción del nombre
comercial es simple: consiste en el uso de las palabras que lo expresan, sin
necesidad de la reproducción del emblema o la forma particular de la escritura
con el que éste resulte habitualmente presentado.
La extensión
de la reproducción puede ser, en primer lugar, parcial cuando solamente se
reproducen ciertos elementos registrados de la marca. Pero, la reproducción
parcial debe ser apta para generar confusión. En los casos de marcas
complejas, que se componen de varias palabras, denominaciones o emblemas el
criterio general de admitir una reproducción parcial conduce necesariamente a
estimar suficiente la usurpación de uno de esos elementos. La reproducción
casi idéntica, pero con tenues diferencias puede ser también típica. En los
casos de marcas figurativas la reproducción de la figura será suficiente.
Cuando la marca se denomina con varias
palabras habrá que considerar la importancia de la palabra reproducida y el
uso social habitual de la designación. El mismo criterio se debe aplicar en los
casos de marcas compuestas de palabras extranjeras.
La
imitación se distingue de la reproducción porque sólo tiene la finalidad de
crear un objeto semejante o parecido. No se trata de comprobar una identidad,
sino el parecido capaz de generar la confusión entre los consumidores. Por lo
tanto el criterio básico para determinar la imitación indica que se debe
atender antes a los parecidos que a las diferencias, pues en una imitación
siempre habrá diferencias. Lo importante, por lo tanto, será la impresión de
conjunto que el signo distintivo pueda generar en un consumidor de atención
media. No es necesario que esa impresión de conjunto haya tenido efectivamente
lugar y que se haya generado una confusión. Es suficiente con que la confusión
pueda nacer del parecido.
La comparación
de los signos distintivos se debe realizar comparando las marcas tal como han
sido registradas. La forma en la que se explota de hecho una marca no debe ser
relevante, dado que la protección del derecho de exclusividad se refiere a la
marca tal como ha sido registrada. En las marcas compuestas de varias palabras
se debe distinguir entre la imitación de “términos banales” y “términos
originales”. La imitación de términos banales es libre. Por ejemplo: se
deben considerar banales los términos que designan un determinado producto (plátanos),
pero serán términos originales los que indiquen un nombre que los
identifiquen. En este contexto son interesantes los problemas que pueden
presentarse con el uso de prefijos y
sufijos. Por ejemplo: el prefijo “Tele” para marcas que identifican la
prestación de servicios a distancia, se debe considerar banal, aunque unido a
otra palabra “vedette” pueda generar confusión. Pero, la comparación se
debe limitar a la palabra original o “vedette”.
La cuestión puede requerir criterios especiales en el caso de marcas farmacéuticas, dado que en la marca de productos similares se suelen utilizar prefijos o sufijos que recuerdan la composición del medicamento. Algunos autores han señalado, sin embargo, que se trata de un sector en el que “los clientes son particularmente vigilantes y en el que, por lo tanto, es posible conformarse con diferencias bastante débiles”.
El objeto de la imitación puede ser referido a la sonoridad de las
palabras (por ejemplo: Fox y Foss) o a términos extranjeros.
El uso se refiere a la utilización de la marca
registrada imitada o reproducida en
productos idénticos o similares a los correspondientes a la marca registrada.
Cabe pensar que el uso siempre presupone una imitación o reproducción
anterior. En tal caso se podría pensar que el uso concurrirá en todos los
casos con otra infracción. Sin embargo si se diera esa concurrencia se debe
aplicar la regla 3ª del art. 8 CP, pues el uso es un hecho posterior
“copenado” en el delito. Por lo general se tratará de una disposición que
entrará en consideración cuando no se haya podido probar que quien usa la
marca, no ha sido el autor de la imitación o reproducción.
d) ¿Usurpación por sustitución de producto?
En
la ley francesa se prevé una figura especial para la entrega de un producto
diferente o de un servicio distinto del que fue solicitado como si fuera de la
marca registrada requerida. Dado que el art. 274.1. CP se refiere a “utilizar
de cualquier otro modo” es procedente preguntar si esta conducta puede ser
alcanzada por dicha cláusula. En principio estas cláusulas
de extensión analógica sólo pueden ser aplicadas bajo una estricta
observancia del principio de proporcionalidad. Se trata pues de comprobar si el
servir un producto distinto del solicitado por el comprador con una determinada
marca tiene una entidad suficiente como para considerarlo equivalente a la
imitación, reproducción o uso de la marca registrada. La respuesta debe ser
negativa, pues a través de la acción del autor no se vulnera un derecho de
exclusividad, sino que se engaña o intenta engañar al comprador. Ciertamente
hay un cierto aprovechamiento de las preferencias del comprador para desviar
hacia él otra mercancía. Pero, se trata de una conducta que no afecta al
derecho de exclusividad de la marca, amparado por esta disposición legal, sino
que, en todo caso, defrauda la expectativa del que quiere adquirir un
determinado producto. Por lo demás, podemos dejar abierta aquí la cuestión de
si se trata de una conducta que infringe además preceptos sobre la competencia
desleal.
El art. 274.2 CP incrimina la posesión de
productos o servicios con signos distintivos adulterados, en el sentido del párrafo
1. de dicho artículo. El carácter típico de la conducta depende de la
comprobación de elementos subjetivos.
Por
un lado se requiere que el autor tenga conocimiento
de la posesión de tales productos o servicios. Este conocimiento, que se deduce
del texto legal que habla de una posesión “a
sabiendas”, es un elemento del dolo y no necesitaba estar escrito en la
ley. Sería erróneo querer deducir de las expresiones “a sabiendas” la
exclusión del dolo eventual, pues
como es sabido el dolo eventual no es un problema del elemento cognitivo del
dolo, del saber del autor, sino, en todo caso, del elemento volitivo del mismo
(cuya autonomía conceptual está hoy fuertemente cuestionada en la teoría y prácticamente
renunciada en la jurisprudencia).
Por
otro lado es preciso que el autor tenga el propósito de comercializarlos.
Este propósito se deducirá, por regla general, de la cantidad de productos o
servicios que se posean. En esta materia la jurisprudencia ha desarrollado, en
los delitos de tráfico de drogas, criterios que son perfectamente trasladables
a este tipo penal. En efecto, cuando la cantidad poseída pueda no ser
considerada para otro uso que no sea el comercial, el autor habrá obrado con
este especial elemento subjetivo de la autoría (que no debe ser confundido con
el dolo).
Junto
a la posesión en el párrafo 2. del art. 274 CP se prevé, como equivalente a
ésta, la acción de poner en el comercio.
Se trata del complemento necesario del tipo penal previsto en el párrafo 1. De
dicha disposición. Es evidente que ésta es la acción más importante desde el
punto de vista político criminal, pues es la que viene a consumar la lesión
del derecho a la exclusividad. Las acciones del párrafo primero del art. 274,
significan, en realidad, un avance de la punibilidad hasta zonas previas
colindantes con la lesión efectiva del derecho de la exclusividad.
Poner
en el comercio es una acción que se refiere a la oferta de los productos o
servicios. No es necesario para la consumación que éstos hayan sido realmente
vendidos. Es suficiente con que su venta haya sido ofertada, en forma explícita
o implícita, como sería el caso de la exhibición al público en la forma
habitual en el comercio para los productos o servicios de los que se trate.
VIII. Problemas comunes a los tipos de los arts. 273 y 274 CP
a)
El criterio para enjuiciar el “peligro de confusión”
Tanto las marcas como las patentes permiten a su titular diferenciar el producto que introducen en el mercado de otros productos. Para ello los productos deben ser identificados sin “peligro de confusión”.
La
redacción dada a los arts. 273 y 274 CP adolece de poca claridad. No obstante
es posible extraer de ellos la necesidad de que la imitación o la reproducción
genere el peligro de confusión. Lo que no está dicho en la ley es quién debe
ser el sujeto de la confusión. Como se dijo, el problema de la imitación o
reproducción no es una cuestión diversa del peligro de confusión. Los
criterios para determinar la usurpación están dirigidos a señalar cuándo hay
peligro de confusión. En realidad, se debería comenzar por el problema del
peligro de confusión de la interpretación porque éste opera como una
“directiva reguladora” de los demás elementos del tipo.
La
jurisprudencia opera en esta materia con la “impresión de conjunto”
dejada por la marca alterada en el espíritu de un “cliente medio” o en el de un “consumidor
de atención media”. Este es el que debe haber sufrido la confusión. En el
derecho penal estas figuras “medias”, carentes de realidad, presentan un
serio problema allí donde nos encontremos con un consumidor que posea una mayor
capacidad que el término de medio. En tales casos, en los que la capacidad del
consumidor supera la del término medio y tal capacidad le hubiera permitido no
sufrir la confusión, p. ej. porque es un ingeniero especializado en el ámbito
en que se utiliza la invención patentada, se presentará el problema de si en
tales supuestos deberíamos atender al sujeto concreto, en lugar de hacer referencia a la figura del término
medio. Formulada la pregunta en otras palabras: ¿es necesario que el peligro de
confusión deba ser apreciado con relación a un sujeto abstracto o a un sujeto
concreto?. La respuesta se debe elaborar atendiendo a la especie del tipo penal.
En efecto, estos tipos penales no tienen la finalidad de la protección del
patrimonio del consumidor, como hemos dicho, sino, en primera línea, la
protección del derecho de exclusividad del titular de la marca o la patente.
Consecuentemente, sólo será necesario que pueda resultar un peligro de confusión
que perjudique el derecho de exclusividad; por el contrario, no es necesario un
peligro de daño patrimonial del consumidor. Para establecer tales fines no es
necesario, por lo tanto, que el juicio sobre el peligro de confusión se ponga
en relación con ningún sujeto concreto. Si esto es así no podremos negar que
el “peligro de confusión”,
objetivado de esta manera, tiene menos trascendencia práctica que la que suele
suponer la doctrina.
b) El conocimiento del registro de la marca o patente
El tipo subjetivo de los delitos de los arts. 273 y 274 requiere que el
autor haya tenido conocimiento de que la marca o la invención imitada, del
procedimiento utilizado o del producto fabricado se hallan inscritas en el
registro. La exigencia de conocimiento del registro obliga a plantear el
problema contrario, el del desconocimiento. En el marco del sistema del error
relevante, regulado por el art. 14 del CP, es preciso establecer si el carácter
registrado de la marca constituye un elemento de la infracción (del tipo) o un
elemento de la ilicitud del hecho (antijuricidad).
Como es sabido si el error recae sobre un elemento del tipo penal excluirá
el dolo y también la punibilidad, independientemente de su evitabilidad, dado
que, al no haber sido incluido un tipo imprudente del delito, la alternativa de
sanción por esta forma de ilicitud quedará excluida. En términos prácticos:
si el registro de la marca es un elemento del tipo (objetivo) del delito, la
protección será de menor intensidad, dado que los errores evitables (inclusive
los fácilmente evitables) eliminarán la punibilidad de la conducta.
Por
el contrario, la protección será de mayor intensidad si el registro de la
marca constituye un elemento de la ilicitud, pues la punibilidad sólo se podrá
excluir en el caso en el que el error sea
inevitable (art. 14.3 CP). De todos modos, el error evitable
operará como una circunstancia atenuante, dado que disminuirá la gravedad de
la culpabilidad del autor. En estos casos el Tribunal tiene un margen de
atenuación considerable, dado que la pena puede ser disminuida en uno o dos
grados.
El registro de la marca debe ser considerado como un elemento del tipo,
pues es una circunstancia de la que depende la realización del tipo. El
desconocimiento de la inscripción,
por lo tanto, será un error de tipo regido por las reglas del art. 14.1 CP. El
error sobre los efectos jurídicos
derivados de la inscripción, particularmente el derecho de exclusividad
ajeno, por el contrario, será un error de prohibición regido por el art. 14.3
CP.
Es indudable que
el nuevo texto legal, introducido por Código penal de 1995, ha mejorado
notablemente la regulación de estos delitos. En primer lugar ha acercado
nuestra legislación a la legislación comunitaria. En segundo lugar ha
configurado un tipo penal que supera en gran medida los problemas de la
deficiencia técnica de la legislación anterior. Sin embargo, los problemas que
planteará el nuevo tipo penal en su aplicación -problemas que hemos reseñado
más arriba- no serán fácilmente solubles. A ello se debe agregar una cuestión
estructural de la organización de la justicia española y que es consecuencia
de la desatinada reforma procesal que introdujo el procedimiento abreviado, con
el que se deben enjuiciar estos delitos. En realidad el procedimiento abreviado
ha renunciado a la pretensión de unidad del orden jurídico-penal de una manera
lamentable. En delitos -como los de los arts. 273 y 274 CP, pero no sólo en éstos-
que por su configuración técnica tienen un alto grado de complicación, las
posibilidades de dispersión aplicativa son infinitas. Se trata de tipos penales
cuya comprensión requiere el conocimiento de ramas extrapenales del derecho
vigente, que además son altamente diversificadas. No será fácil encauzar una
jurisprudencia que garantice la seguridad jurídica en esta materia, sin una
instancia judicial unificadora, que en nuestra organización judicial sólo podría
realizar el Tribunal Supremo. Pero, estos delitos, como otros de complejidad
comparable, no están en la actualidad sometidos al control unificador de este
Tribunal. Sin tener en cuenta este aspecto será improbable que una reforma
legal del derecho sustantivo pueda resolver el problema político criminal de
una manera adecuada.
Haciendo clic en los enlaces puede descargar el texto de las resoluciones del Tribunal Supremo que se indican a continuación y que contienen jurisprudencia directamente relacionada con la materia objeto de este trabajo:
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 2 junio 1998, núm. 773/1998
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 2 abril 2001, núm. 529/2001
Bibliografía:
-
Agustín
Jorge Barreiro,
en Rodríguez Mourullo / Jorge Barreiro,
Comentarios al C. Penal, 1997, (arts. 270 y stes.).
-
Busse
/ Starck, Warenzeichengesetz, 6ª ed. 1990.
-
Luis
Benéytez Merino, “Delitos relativos a la Propiedad Industrial”, en E.
Bacigalupo (Dir.), Curso de Derecho Penal Económico, 1998, págs. 305 y stes.
-
A. Chavanne
/ J-J Burst, Droit de la Propiété
Industrielle, 4ª ed. 1993.
-
Emilio
Moreno y Bravo, Delitos contra la Propiedad Industrial, 1999.
-
Pedro
Portellano Díez, Los nuevos delitos contra la Propiedad Industrial, en
Cuadernos de Política Criminal Nº 60 (1996), págs. 633 y stes.
- Luis
Rodriguez Ramos, en VVAA,
La propiedad industrial- Teoría y práctica, 2001, págs. 350 y stes.
-
M.
J. Segura García,
Derecho Penal y Propiedad Industrial, 1995.
-
José
Manuel Valle Muñiz,
en G. Quintero Olivares (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal (arts.
270 y stes.).
(*) Conferencia pronunciada el 11 de diciembre de 2001 en el Seminario sobre "Derecho de patentes", celebrado en A Coruña con el patrocinio del CGPJ y la Fundación CEFI
LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES
Enrique Bacigalupo Zapater
RESUMEN: Los delitos relativos a la propiedad industrial -aun habiendo sido objeto de una considerable mejora en su configuración típica en el CP 1995 a través de los arts. 273 y sigs., que son objeto de análisis en este artículo- tienen dos importantes carencias en su regulación que condicionan en buena medida un importante grado de inseguridad jurídica en su aplicación por los tribunales. Por un lado, haber prescindido de un debate riguroso sobre su oportunidad politicocriminal y sobre la necesidad de protección de este sector de la actividad empresarial. Por otro lado, como sucede con otros muchos delitos, las reglas procesales de distribución de competencia vigentes en España impiden de hecho el control unificador de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo.
PALABRAS CLAVES: derecho penal, imitación, patentes, marcas, derechos industriales, propiedad industrial.
FECHA DE PUBLICACIÓN EN RECPC:
14 de diciembre de 2001.
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